Mitteilung Nr. 24/04

des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts über die Rücknahmefiktion bei Inanspruchnahme der inneren Priorität in einer am 1. Januar 2004 oder später eingereichten internationalen PCT-Anmeldung

Vom 4. Mai 2004

Im Zusammenhang mit der nachstehend veröffentlichten Bekanntmachung des Bundesministeriums der Justiz vom 9. Juni 2004 über die Änderungen der Ausführungsordnung zum Patentzusammenarbeitsvertrag (BGBl. 2004 II S. 790) weise ich auf Folgendes hin:

1. Wird für eine internationale Anmeldung, in der Deutschland für ein nationales Schutzrecht bestimmt wird, die Priorität einer beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten früheren nationalen Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung beansprucht, so sieht Artikel III § 4 (3) des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜG) vor, dass diese nationale Anmeldung mit dem Eintritt der internationalen Anmeldung in die nationale Phase und Ablauf der in Artikel 22 bzw. Artikel 39 (1) des Patentzusammenarbeitsvertrags (PCT) vorgesehenen Fristen als zurückgenommen gilt. Diese Wirkung tritt jedoch nur dann ein, wenn die nationale Anmeldung, deren Priorität beansprucht wird, und die internationale Anmeldung dieselbe Schutzrechtsart betreffen (Patent/ Patent oder Gebrauchsmuster/ Gebrauchsmuster).

2. Handelt es sich um dieselbe Schutzrechtsart (vgl. nachfolgend Punkt 3), ist Folgendes zu beachten: Die internationale Anmeldung tritt nach Artikel III § 4 (2) IntPatÜG ohne weitere Handlung des Anmelders in die nationale Phase ein, wenn das Deutsche Patent- und Markenamt sowohl Anmeldeamt als auch Bestimmungsamt ist, und die internationale Anmeldung in deutscher Sprache eingereicht wurde. Denn die Anmeldegebühr gilt in diesem Fall als bereits mit der Zahlung der Übermittlungsgebühr entrichtet (Artikel III § 4 (2), letzter Satz IntPatÜG).
Will der Anmelder verhindern, dass die frühere nationale Anmeldung als zurückgenommen gilt, besteht nach Regel 4.9 (b) Ausführungsordnung zum PCT die Möglichkeit, Deutschland - unwiderruflich - von der automatischen Bestimmung für ein nationales Schutzrecht auszunehmen (siehe auch Feld Nr. V des PCT- Antragsformulars PCT/ RO 101). Hat der Anmelder von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht, so kann er vor dem Eintritt in die nationale Phase diese Bestimmung Deutschlands für ein nationales Schutzrecht nach Regel 90 bis Ausführungsordnung zum PCT zurücknehmen.

3. Soll die internationale Anmeldung nicht als Antrag auf die Erteilung eines Patents, sondern als Antrag auf die Erteilung eines Gebrauchsmusters gemäß Regel 49 bis Ausführungsordnung zum Ausführungsordnung zum PCT behandelt werden, so ist eine entsprechende Erklärung spätestens bei Eintritt in die nationale Phase gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt als Bestimmungsamt bzw. ausgewähltem Amt abzugeben. Dies gilt auch dann, wenn die internationale Anmeldung nach Artikel III § 4 (2) IntPatÜG ohne weitere Handlung des Anmelders mit Ablauf der in Artikel 22 bzw. Artikel 39 (1) PCT vorgesehenen Fristen in die nationale Phase eintritt.

Der Präsident des Deutschen Patent- und Markenamts

Dr. Schade

9330/11 - 4.3.3. - Bd. I/04/13

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