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Wenn Marken zu Gattungsbezeichnungen werden

Kornspitz, Tempo, Walkman, Flip-Flop – eingetragene Marke oder schon Gattungsbezeichnung? Eingetragene Marken können sich im Laufe der Zeit zu Gattungsbezeichnungen beziehungsweise gebräuchlichen Bezeichnungen entwickeln. Das ist der Fall, wenn die Marke vom angesprochenen Verkehrskreis nicht mehr als produktunterscheidender Hinweis auf die betriebliche Herkunft, sondern nur als allgemein gebräuchliche Bezeichnung für alle Waren oder Dienstleistungen einer bestimmten Art unabhängig von deren betrieblicher Herkunft verstanden wird. So hat beispielsweise das Landgericht (LG) München festgestellt, dass sich die unter anderem für die Waren „tiefgefrorene oder zubereitete Kartoffeln“ eingetragene Marke „Wedges“ für diese Waren zu einer Gattungsbezeichnung, nämlich zu einem Synonym für das Wort „Kartoffelspalten“, entwickelt hat (LG München I, Urteil vom 09.05.2001, HKO 12/01, InstGE 2, 32, 37).

Entwicklung eingetragener Marken zu Gattungsbezeichnungen als Verfallsgrund

Die Entwicklung beziehungsweise Umwandlung einer eingetragenen Marke zu einer Gattungsbezeichnung stellt einen Verfallsgrund gemäß § 49 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz dar, der bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen zur Löschung der Marke aus dem Register des DPMA führen kann. Die Anforderungen an eine solche Löschung aufgrund Verfalls sind allerdings hoch.

Ob sich eine eingetragene Marke nach ihrer Eintragung für alle oder einen Teil der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt hat, darf das DPMA nicht von sich aus – das heißt von Amts wegen – prüfen. Das DPMA kann eine solche Prüfung nur auf schriftlichen Antrag im Rahmen eines sogenannten Verfallsverfahrens gemäß § 53 Abs. 1 in Verbindung mit § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG vornehmen.

Einzelheiten zum Verfallsverfahren

Für das Verfahren muss innerhalb von drei Monaten ab Einreichung des Verfallsantrags eine Gebühr in Höhe von 100 Euro entrichtet werden. Der Verfallsantrag kann auf die vollständige Löschung der Marke für alle Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, oder auf die teilweise Löschung der Marke gerichtet sein. Den Antrag kann jedermann stellen.

Ist der Verfallsantrag zulässig, unterrichtet das DPMA den Markeninhaber über den gegen seine Marke gerichteten Antrag. Der Markeninhaber hat die Möglichkeit, dem Verfallsantrag innerhalb von zwei Monaten ab Erhalt des Antrags zu widersprechen. Widerspricht er nicht oder nicht fristgerecht, erklärt das DPMA seine Marke im beantragten Umfang durch Beschluss für verfallen und ordnet die Löschung der Eintragung aus dem Markenregister an. Widerspricht der Markeninhaber fristgemäß, wird dem Antragsteller der Widerspruch zugestellt und er wird aufgefordert, für die Fortsetzung des Verfahrens eine Gebühr in Höhe von 300 Euro zu entrichten. Die Frist für die Zahlung der sogenannten Weiterverfolgungsgebühr beträgt einen Monat.
Sie beginnt, wenn dem Antragsteller die Widerspruchserklärung des Markeninhabers zugestellt wurde. Zahlt der Antragsteller die Weiterverfolgungsgebühr nicht oder nicht fristgemäß, ist das Verfallsverfahren beendet. Hierüber informiert das DPMA die Verfahrensbeteiligten. Zahlt der Antragsteller die Weiterverfolgungsgebühr fristgemäß, gibt das DPMA den Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit zur Stellungnahme und prüft, ob die Voraussetzungen des Verfallsgrundes nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz vorliegen.

Voraussetzungen des Verfallsgrundes nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 Markengesetz

Dazu zählen im Wesentlichen:
1. Umwandlung zu einer Gattungsbezeichnung

Die Marke muss sich zu einer gebräuchlichen Bezeichnung entwickelt haben. Für die Beurteilung ist die Auffassung der angesprochenen Verkehrskreise zum Zeitpunkt der Entscheidung über den Verfallsantrag maßgeblich. Dies sind die Verbraucher und Endabnehmer der Waren und Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist, sowie in der Regel auch die Hersteller, Händler, Zwischenhändler beziehungsweise Anbieter und Erbringer dieser Waren und Dienstleistungen. Dass sich die Marke zu einer gebräuchlichen Bezeichnung entwickelt hat, kann nur dann bejaht werden, wenn von den angesprochenen Verkehrskreisen nahezu alle die Marke als Gattungsbezeichnung wahrnehmen. „Nahezu alle“ bedeutet nach der Rechtsprechung, dass nur noch ein völlig unerheblicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise in der Marke einen Herkunftshinweis sehen darf. Die Anforderungen für die Annahme einer Gattungsbezeichnung sind hoch, um Markeninhaber nicht unbillig zu benachteiligen. Die Aufnahme eines Begriffs als Gattungsbegriff in ein Lexikon stellt daher zwar ein starkes Indiz für die Entwicklung der Bezeichnung zu einem Gattungsnamen dar, reicht jedoch nicht als alleinige Grundlage für die Annahme aus (Bundespatentgericht, Beschluss vom 19.12.1997, 33 W (pat) 209/96, GRUR 1998, 722 – GILSONITE).

2. Infolge des Verhaltens/der Untätigkeit des Markeninhabers
Eine weitere Voraussetzung ist, dass die Entwicklung einer Marke zu einer Gattungsbezeichnung auf das Verhalten oder die Untätigkeit des Markeninhabers zurückzuführen ist. Das heißt, dass der Markeninhaber entweder aktiv zu dieser Entwicklung beigetragen haben muss, beispielsweise in dem er selbst die Marke als Gattungsbezeichnung verwendet hat. Oder, dass der Markeninhaber keine gegensteuernden Maßnahmen (z.B. Abmahnungen) ergriffen hat, obwohl ihm bekannt war oder ihm bekannt hätte sein müssen, dass sich die Marke möglicherweise zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt, weil beispielsweise Konkurrenten die Marke beschreibend verwenden. Folglich können Inhaber von Marken mit großer Bekanntheit und großem Erfolg durch sinnvolle, gegensteuernde Maßnahmen aktiv einer Entwicklung ihrer Marke zu einer Gattungsbezeichnung und dem damit einhergehenden Verlust ihrer Markenrechte entgegenwirken.

3. Umwandlung nach Eintragung
Die Marke muss sich nach ihrer Eintragung im Register des DPMA zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt haben. Handelte es sich bei der Marke bereits vor ihrer Eintragung um eine Gattungsbezeichnung, hat der Verfallsantrag keinen Erfolg. In diesem Fall liegt kein Verfalls-, sondern gegebenenfalls ein Nichtigkeitsgrund vor, der im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens gemäß § 53 Abs. 1 in Verbindung mit § 50 MarkenG geltend gemacht werden könnte.

Nur wenn alle Voraussetzungen von § 53 Abs. 1 in Verbindung mit § 49 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG gegeben sind, erklärt das DPMA die Marke wegen ihrer Entwicklung zu einer Gattungsbezeichnung für vollständig oder teilweise verfallen und ordnet die vollständige oder teilweise Löschung der Eintragung der Marke aus dem Register des DPMA per Beschluss an. Der Beschluss wird den Verfahrensbeteiligten zugestellt. Gegen den Beschluss können die Verfahrensbeteiligten innerhalb von einem Monat ab Zustellung Beschwerde zum Bundespatentgericht einlegen.

Wird die teilweise oder vollständige Löschung der Eintragung der Marke im Register angeordnet, löscht das DPMA die Eintragung der Marke erst, wenn der das Verfallsverfahren abschließende Beschluss bestands- beziehungsweise rechtskräftig wird.

Alternativen zum Verfallsverfahren vor dem DPMA

Alternativ zu dem Verfallsverfahren vor dem DPMA besteht auch die Möglichkeit, im Rahmen einer Klage vor den ordentlichen Gerichten (§ 55 MarkenG) überprüfen zu lassen, ob sich eine Marke zu einer Gattungsbezeichnung entwickelt hat. Das Gericht übermittelt dem DPMA eine Ausfertigung des rechtskräftigen Urteils. Das Ergebnis und weitere Daten des gerichtlichen Verfahrens werden im Register des DPMA veröffentlicht.

Bild: Istock.com/adam smigielski

Stand: 10.11.2020 

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